La protección del nombre comercial en la CAN
El nombre comercial es definido por la Decisión N°486 de la Comunidad Andina como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Otra definición que brinda el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) es que el Nombre Comercial se refiere a aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. De igual forma el Compendio Jurisprudencia de Propiedad Intelectual del SENAPI se define como nombre comercial al signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.
En el presente, analizamos cuál es la importancia del nombre comercial y cuáles son los alcances de su protección en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Importancia del nombre comercial
El nombre comercial frente a la sociedad tiene suma importancia, ya que mediante este nombre los consumidores identifican al empresario, lo cual permite distinguir de otros empresarios que se encuentren en el mismo rubro. Por lo tanto, el nombre comercial sirve como una identificación tanto para el empresario y como para la empresa.
Una empresa o establecimiento puede tener como nombre comercial y razón social la misma denominación, pero de igual forma la razón social con el nombre comercial pueden ser diferentes. Cabe recalcar que, si bien el nombre comercial y la razón social pueden ser idénticos, estos dos son elementos independientes, ya que el nombre comercial puede ser múltiple y la razón social es única.
La importancia del nombre comercial por encima de la razón social radica en que esta última no es comercial por lo que no siempre el consumidor la recuerda; en cambio, el nombre comercial es una forma de que la empresa o persona natural se dé a conocer con más facilidad al público.
Diferencia entre el nombre comercial y la marca
Tanto la marca como el nombre comercial son formas en las que la empresa puede darse a identificar al público y sobre todo están relacionadas con la imagen corporativa y el posicionamiento de la empresa dentro del mercado.
Sin embargo, ambos elementos abarcan cuestiones diferentes dentro de la empresa o persona natural por lo que es preciso hacer una distinción entre el nombre comercial y la marca. La primera diferencia entre ambos: la marca es un signo distintivo de la empresa, y el nombre comercial es una o un conjunto de palabras que identifica la actividad comercial. Otra diferencia es que la marca se adquiere con el registro y el nombre comercial con el primer uso. Además, la marca puede enajenarse de manera separada al del establecimiento, pero el nombre comercial se enajenará junto con el establecimiento.
Adicionalmente se tiene que una empresa o persona jurídica solo puede tener un nombre comercial, pero la misma empresa puede tener varias marcas, ya que el nombre comercial busca identificar a la empresa frente al resto de empresas competidoras, mientras que la marca tiene como un objetivo prioritario diferenciar distintos productos o servicios, que incluso pueden ser de una misma empresa.
Registro del nombre comercial
La Decisión N°486 dentro del Título X, hace referencia al nombre comercial y establece cuales son los elementos que no se podrán registrar como nombre comercial:
- Cuando consista de forma total o parcial en un signo contrario a la moral o al orden público
- Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales sobre la identidad, naturaleza, actividad u otro aspecto de la empresa.
- Cuando su uso sea susceptible de causar confusión dentro los medios comerciales sobre la procedencia empresarial, origen u otras características de los productos que la empresa produzca.
- Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.
Como se mencionó anteriormente el nombre comercial adquiere derecho exclusivo únicamente con el uso y la terminación de este derecho culmina con el cese de las actividades de la empresa, tal como establece el artículo 191 de la Decisión N°486. Sin embargo, para la protección del nombre comercial no basta con solo el uso ni la simple alegación de este, sino que es necesario probar su uso anterior; es decir, que se requiere que se presenten pruebas del uso constante, real y efectivo del nombre, desde un inicio.
Registro o depósito del nombre comercial en la CAN
Si bien el nombre comercial se adquiere con el simple uso, este también puede ser registrado o depositado ante la oficina nacional competente, en el caso de Bolivia es el SENAPI, este registro debe tener carácter declarativo. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N°171-IP-2018, menciona que: el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Además, la misma jurisprudencia indica que el registro del nombre comercial solo ostenta un título declarativo ya que el derecho nació con el primer uso y dejara de existir cuando cese este.
El proceso para registrar el nombre comercial en los distintos países miembros de la comunidad es diferente. Por una parte, en Colombia se aplica la figura del depósito; por otro lado, en el caso de Bolivia, Ecuador y Perú se aplica la figura del registro, por lo tanto, se aplican los pasos para el registro de una marca, obteniendo que este proceso concluya con una resolución de concesión y un título de registro por lo que se cuenta con una prueba más firme.
Una vez depositado o registrado el nombre comercial, este tiene vigencia de 10 años a partir del depósito o registro y de la misma forma surtirá efectos desde el momento de su inscripción, como lo menciona el artículo 197 de la Decisión N°486. Una vez se esté por cumplir esta vigencia, la empresa puede renovar con 6 meses de anterioridad al vencimiento de los 10 años, de igual forma, la Decisión N°486 en el artículo 198 menciona el plazo de gracia, siendo este los 6 meses posteriores al cumplimiento de la vigencia, pudiendo realizar la solicitud de renovación.
Otros criterios jurisprudenciales relacionados al nombre comercial
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N°171-IP-2018 menciona que existe un vacío legal dentro de la Decisión N°486, ya que la Comisión de la Comunidad Andina no contempla la cancelación de un nombre comercial, ya sea por falta de uso, por vulgarización o por notoriedad. Sin embargo, como se mencionó el nombre comercial es utilizado para identificar a la empresa de sus actividades comerciales, una vez estas actividades ya no sean usadas se debe proceder a la cancelación del nombre por falta de uso, la jurisprudencia aclara que esta figura aplica particularmente para nombres comerciales que han sido concedidos por la autoridad nacional competente ya que mientras estén vigentes son oponibles a terceros.
Mediante una interpretación integradora se entiende que ante la falta de uso del nombre comercial por parte de la empresa, las oficinas nacionales tienen la facultad de eliminar estos nombres de sus registros, ya que no están siendo usados y por lo tanto es un impedimento para que otras empresas que desean utilizar están impedidas de hacerlo, por lo que primero se debe comprobar que el nombre se dejó de utilizar para luego determinar si constituye o no el impedimento para que un tercero lo use, sin la necesidad de esperar los 10 años de vencimiento o en caso de que se renueve, se podrá determinar la cancelación.
Por otro lado, existen empresas con nombres comerciales idénticos o similares que se encuentran operando en Países Miembros distintos. Por este motivo el del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N°48-IP-2020, establece que es posible la coexistencia de los signos en conflicto en base a los siguientes criterios:
- Las empresas hayan utilizado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal.
- Que el nombre comercial identifique productos o servicios de la misma actividad económica.
- No se haya presentada anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho del nombre comercial de una de las empresas.
- Las empresas deben operar en ámbitos geográficos distintos y que el uso del mismo nombre comercial no signifique una confusión a asociación para los consumidores.
De la misma forma, la jurisprudencia aclara aquellas situaciones en las que coexistan dos nombres comerciales, siendo que uno de ellos está registrado y el otro no:
- Si se obtiene el registro de buena fe, ya que la autoridad competente desconocía del uso del mismo nombre en otra empresa, por lo que el reconocimiento de esta empresa fue únicamente a nivel local y no así en un nivel nacional, entonces no se puede anular el registro del nombre comercial por buena fe.
- En el caso que la empresa con nombre comercial no registrado acredite el alcance de reconocimiento de este dentro del ámbito nacional puede solicitar la nulidad del registro, ya que es posible que exista mala fe en el registro del nombre comercial, pudiendo la autoridad otorgar la nulidad del registro ya otorgado.
- Puede darse casos en los que dos empresas coexistan con el mismo nombre comercial, pero operando en ámbitos geográficos diferentes, pero si en el caos uno de ellos se expande territorialmente al lugar de la otra empresa en necesario que ambos suscriban un acuerdo de coexistencia para prever la confusión de los consumidores e implementar signos distintos que ayuden a diferenciar ambas empresas.
Por último, con respecto a la transferencia del nombre comercial, el artículo 199 de la Decisión N°199 menciona que se inscribirá ante la oficina nacional siguiendo con el mismo procedimiento de la transferencia de marcas, siempre y cuando corresponda conforme a norma y se realice de manera conjunta con la transferencia de la empresa o establecimiento.
Conclusión
Como se pudo apreciar el nombre comercial es importante para una empresa o persona jurídica, ya que es una herramienta para poder identificarse dentro del mercado y a la vez diferenciarse de empresas con la misma actividad económica.
El nombre comercial es muy fácil de adquirir ya que es necesario únicamente el uso de este para que la empresa adquiera el derecho exclusivo, ahora bien, no está demás contar con su registro, el cual tendrá valor declarativo. El registro del nombre tiene una duración de 10 años pudiéndose renovar con 6 meses de anterioridad al vencimiento, pero también cuenta con un plazo de gracia de 6 meses una vez cumplido el plazo de 10 años.
Si bien la Decisión N°486, la cual regula los aspectos generales del nombre comercial, no hace una especificación respecto al uso del nombre comercial registrado; sin embargo, se toma en cuenta lo mencionado en la jurisprudencia la cual establece que en cualquier caso es necesario el uso constante del nombre comercial.